跳到主要内容区

专利、技术与营业秘密

专利举发、无效与专利侵权诉讼

专利举发、无效是非专利权人在面对专利侵权诉讼时的防御手段,本所有协助国内电脑零组件大厂对抗国际大厂,在美国进行专利侵权诉讼、举发及无效的经验,亦曾协助国内LED厂免除专利蟑螂的骚扰,成功无效其专利。

营业秘密管理顾问

营业秘密是业界中非常重要的智慧财产,例如可口可乐便是营业秘密保护可乐的配方,而未将可乐的配方提出专利申请。本所在协助各大企业进行营业秘密的政策、流程及人员等管理皆有丰富的经验。

请参考:〈中、美立法例反思台湾营业秘密法之修法方向〉,《工商时报》,2021年5月13日。


技术、营业秘密与专利尽职调查


取得专利授权、收购专利,甚至包含专利权移转的企业并购,都需要对目标专利进行尽职调查(Due Diligence),一般又简称DD。专利权尽职调查需要调查的项目,主要包含专利权的清查与权利稳定性的调查。

专利权的清查包含外部资料库的检索与内部记录清单。外部资料库是透过各国官方专利资料库,或是付费专利检索平台进行检索,确认专利清单、权利状态、专利期限等权利状态。内部清单记录除了取得内部纪录的专利权清单以进行交叉比对之外,还需要进一步确认是否可能涉及合约纠纷、专利权登记、过去或现在仍在进行的诉讼等导致权利不稳定的状况,以确实掌握所有资讯。

在基本清查之后,每件专利权的申请历程还需要进行检视分析,与合约纠纷、专利权登记或诉讼记录进行交叉比对,确认是否存在影响权利实施的状态,例如涉及申请瑕疵而可能导致专利无法实施(unenforceability),或是存在使专利权无效的事由等,以筛选收购对象或作为授权/交易金额谈判的参考。

专利权尽职调查涉及资料的收集、梳理,以及需要专业人员投入,并且经常需要在很短处理时限之内完成。本所拥有完整团队,人员具多年实务经验,深谙专利资料调查、分析与风险评估,可快速、正确地执行尽职调查。

专利侵权风险调查 – FTO (Freedom to Operate)


FTO是Freedom to Operate的缩写,一般中文资料大多翻译为自由运营,也有人称之为专利风险排查。 FTO主要目的通常是在产品上市或服务上线前,对现有专利进行彻底调查,评估产品/服务是否可能侵害专利权。 FTO的启动时间点甚至可以往前推移至专案开发阶段,多个候选技术方案中排除受专利壁垒屏障的技术方案,或是提早启动因应方案。可行的因应方案包含进行专利无效、授权谈判、收购专利等。

FTO的流程,从产品/服务的技术方案出发,由技术方案决定检索策略,透过专利检索取得专利资料,之后进行筛选找出高风险专利,进而针对个别高风险方案进行专利侵权分析。

FTO的执行流程涉及技术开发人员与专利专业人员之间的充分沟通,以精准而正确的完成检索与筛选,最后产出风险报告。本所人员具多年实务经验,深谙沟通之道,并可精准执行检索、筛选与比对分析。