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專利、技術與營業秘密

專利舉發、無效與專利侵權訴訟

專利舉發、無效是非專利權人在面對專利侵權訴訟時的防禦手段,本所有協助國內電腦零組件大廠對抗國際大廠,在美國進行專利侵權訴訟、舉發及無效的經驗,亦曾協助國內LED廠免除專利蟑螂的騷擾,成功無效其專利。

營業秘密管理顧問

營業秘密是業界中非常重要的智慧財產,例如可口可樂便是營業秘密保護可樂的配方,而未將可樂的配方提出專利申請。本所在協助各大企業進行營業秘密的政策、流程及人員等管理皆有豐富的經驗。

請參考:〈中、美立法例反思台灣營業秘密法之修法方向〉,《工商時報》,2021年5月13日。

技術、營業秘密與專利盡職調查

取得專利授權、收購專利,甚至包含專利權移轉的企業併購,都需要對目標專利進行盡職調查(Due Diligence),一般又簡稱DD。專利權盡職調查需要調查的項目,主要包含專利權的清查與權利穩定性的調查。

專利權的清查包含外部資料庫的檢索與內部記錄清單。外部資料庫是透過各國官方專利資料庫,或是付費專利檢索平台進行檢索,確認專利清單、權利狀態、專利期限等權利狀態。內部清單記錄除了取得內部紀錄的專利權清單以進行交叉比對之外,還需要進一步確認是否可能涉及合約糾紛、專利權登記、過去或現在仍在進行的訴訟等導致權利不穩定的狀況,以確實掌握所有資訊。

在基本清查之後,每件專利權的申請歷程還需要進行檢視分析,與合約糾紛、專利權登記或訴訟記錄進行交叉比對,確認是否存在影響權利實施的狀態,例如涉及申請瑕疵而可能導致專利無法實施(unenforceability),或是存在使專利權無效的事由等,以篩選收購對象或作為授權/交易金額談判的參考。

專利權盡職調查涉及資料的收集、梳理,以及需要專業人員投入,並且經常需要在很短處理時限之內完成。本所擁有完整團隊,人員具多年實務經驗,深諳專利資料調查、分析與風險評估,可快速、正確地執行盡職調查。

專利侵權風險調查 – FTO (Freedom to Operate)

FTO是Freedom to Operate的縮寫,一般中文資料大多翻譯為自由運營,也有人稱之為專利風險排查。FTO主要目的通常是在產品上市或服務上線前,對現有專利進行徹底調查,評估產品/服務是否可能侵害專利權。FTO的啟動時間點甚至可以往前推移至專案開發階段,多個候選技術方案中排除受專利壁壘屏障的技術方案,或是提早啟動因應方案。可行的因應方案包含進行專利無效、授權談判、收購專利等。

FTO的流程,從產品/服務的技術方案出發,由技術方案決定檢索策略,透過專利檢索取得專利資料,之後進行篩選找出高風險專利,進而針對個別高風險方案進行專利侵權分析。

FTO的執行流程涉及技術開發人員與專利專業人員之間的充分溝通,以精準而正確的完成檢索與篩選,最後產出風險報告。本所人員具多年實務經驗,深諳溝通之道,並可精準執行檢索、篩選與比對分析。