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第三方意見審查實務經驗

第三方意見審查實務經驗

專利法施行細則第39條規定「發明專利申請案公開後至審定前,任何人認該發明應不予專利時,得向專利專責機關陳述意見,並得附具理由及相關證明文件。」今年8月,智財局依細則第39條[1],公布第三方意見作業要點草案[2]

第三方意見作業要點目的在制度化公眾審查,不過儘管在要點尚未訂定以前,過往實務上仍可以依施行細則主動提出第三方意見。差異在於,過往實務上所提出的第三方意見未明文智財局是否應該受理,結果係依案件情形而有所不同。換言之,官方決定不受理的情形,在公布作業要點後,則將依規定執行。

因此,對於第三方意見的提出,過往實務中也已有累積操作的經驗。舉例而言,在競爭對手專利申請案公開後,基於作為公眾審查的角色,過往會製作引證案函,將相關的資料提交給審查官作為參考。不過,引證案函的製作,則會因為策略可以有不同安排。依實務,會提供給審查官的引證案函,依內涵可以分為:引證案清單、與意見理由,兩部分。兩部分的比重則再依需求調整。

一般而言,若競爭對手的發明初步公開,並且該領域申請技術數量龐大時,可先完成提交引證案清單,將近似概念的案件蒐集,助審查官確立前案範圍,以擴大前案的近似案基礎。不過,如果已經分析有明確的比對結果,則可以針對比對重點提供比對意見,製作意見理由,為審查官參考。

如今,在第三方意見作業要點草案公布,以上的實務經驗思路,在新的作業要點中仍然為通用的。反之,第三方作業要點提供了意見提出的正式管道,讓作業程序更臻明確。於此,眾律國際法律事務所累積多年智財案件處理經驗,能為您的布局提供精準的建議。

 

[1] 專利法施行細則第39條。

[2] 預告訂定「發明專利申請案第三方意見作業要點」https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-879719-e3249-1.html 最後瀏覽日:2020/8/11

 

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